Il trasferimento del marchio nazionale
Mentre un tempo non si poteva trasferire il marchio se non con l'azienda , o
con il ramo particolare di essa rilevante ai fini della qualificazione del
prodotto, per evitare che il pubblico venisse ingannato in quei caratteri dei
prodotti o servizi che sono essenziali per il suo apprezzamento, oggi viene
liberamente trasferito sia per atto tra vivi che mortis causa.
Se il marchio è registrato per una pluralità di prodotti o servizi, esso verrà
trasferito per la totalità o per una parte di essi. In quest'ultimo caso si ha
un trasferimento parziale del marchio e si verifica uno sdoppiamento della
titolarità. Se i prodotti sono eterogenei non si pone alcun problema, ma se
sono simili poiché il marchio è tutelato per i prodotti affini, si ha una
contitolarità di uno stesso marchio da parte di imprenditori diversi. E questo
pone un problema di distinzione, per questo si preferisce la cessione parziale
solo per prodotti eterogenei.
E' pure possibile la licenza di marchio che è la concessione da parte del
titolare dell'uso , del godimento di esso.
Anch'essa può riguardare la totalità o una parte dei prodotti o dei servizi per
i quali il marchio è registrato. Si può avere allora una licenza parziale che è
una licenza esclusiva in relazione ai prodotti cui è riferita, si possono avere
più licenze parziali nel caso del merchandising, tutte esclusive per certi
prodotti.
Ci può essere però una licenza non esclusiva quando viene concessa a una
pluralità di soggetti una licenza di marchio in relazione agli stessi prodotti,
o quando il concedente dia licenza del marchio ad un terzo per determinati
prodotti e conservi per sé il diritto di adoperarlo per gli stessi prodotti.
Nel caso di licenze non esclusive il licenziatario ha l'obbligo contrattuale di
usare espressamente il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali
a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello
Stato con lo stesso marchio dal titolare o altri licenziatari.
In base all'art. 23 co. 3 legge marchi, "il titolare del marchio d'impresa può
far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il
licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente
alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o
servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può
essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal
licenziatario".
Il trasferimento del marchio si presume quando avvenga il trasferimento di un
marchio costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o
da una ditta derivata (art. 2573 c.c.).
Secondo La Corte di Cassazione ove venga trasferita l’azienda si intende
trasferito anche il KNOW HOW Necessario per produrre il bene.
La licenza d'uso
Il marchio può essere oggetto di licenza di uso anche, si
badi bene, non esclusiva, purchè, in tal caso, il licenziatario si obblighi
espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi
uguali a quelli messi in commercio dal titolare o dai licenziatari.
In ogni caso dal trasferimento o dalla licenza del marchio non deve derivare
inganno in quelle caratteristiche dei prodotti o servizi che sono essenziali
nella considerazione del pubblico.